Artículos relevantes de la Decisión 486
El artículo 134 de la Decisión 486 señala que una marca es:
- Cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
- Signo susceptible de representación gráfica.
- Asimismo, podrán constituir marcas: e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores.
Por otro lado, el artículo 135 de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que:
- no tengan aptitud distintiva ni sean susceptibles de representación gráfica conforme al primer párrafo del artículo 134.
- b) carezcan de distintividad;
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
El caso POSTOBON
El 27 de agosto de 2009 POSTOBON S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia el registro de la marca de color ROSADO (PANTONE 183C), para distinguir productos comprendidos en la clase 32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana.
ACAVA LIMITED presentó oposición en base a los literales b), c) y h) del artículo 135 de la Decisión 486 y señaló:
- Que el signo carece de distintividad,
- La forma del envase es convencional,
- El elemento rosado PANTONE 183C es típico para distinguir gaseosas con sabor a manzana en el mercado.
POSTOBON S.A. respondió señalando:
- Que no reivindican la forma del envase sino únicamente el color ROSADO PANTONE (183C).
- La forma se usa de manera referencial para no estar incursos en la prohibición del artículo 135, literal h)
- El color ROSADO PANTONE (183C) fue adoptado como marca para distinguir gaseosa a sabor a manzana, debido a que no hay una asociación entre dicho color y la fruta, lo cual lo hace distintivo.
- Por otro lado, señala que el ROSADO PANTONE (183C) ha adquirido suficiente distintividad para ser registrado como marca desde su lanzamiento en 1954.
- Presentó pruebas de investigación de mercado que demostrarían la asociación y recordación que el consumidor tiene sobre el ROSADO PANTONE (183C) y la empresa.
Primera instancia[1] señaló que la tonalidad reivindicada ROSADO PANTONE (183C) individualiza un producto y que la forma que lo contiene no es reivindicable y sirve para presentar el color. Asimismo, el color ROSADO PANTONE (183C) no es una característica impuesta sobre la naturaleza de las bebidas de manzana y al ser un color delimitado por una forma, no puede ser considerado como un color aislado.
ACAVA LIMITED presentó recurso de apelación señalando que dicho color no puede ser susceptible de registro debido a que en el mercado es un tono característico para distinguir bebidas gaseosas con sabor a manzana, por lo cual se restringiría a la competencia.
Segunda instancia[2] señaló que para que un color pueda ser protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. La norma no condiciona la forma que debe delimitar el color. Asumir que la forma debe ser distintiva generaría un requisito adicional que no exige la norma. No obstante, el conjunto marcario (color + forma) sí debe ser distintivo.
La prohibición del artículo 135 h), tiene una excepción: que el signo haya adquirido aptitud distintiva por el uso constante en el País Miembro. Por tanto, un color puede constituir marca si se encuentra delimitado por una forma o si se encuentra aisladamente considerado siempre y cuando haya adquirido aptitud distintiva, y no se encuentre incurso en alguna causal de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, Decisión 486.
Por otro lado, todo aquello que no resulte necesario para informar o que no sea natural o esencial en el producto o servicio, está disponible para ser apropiado como marca. Para el caso particular del ROSADO PANTONE (183C), la distintividad está asociada a que no es un color descriptivo, genérico o usual de las gaseosas con sabor a manzana[3].
ACAVA LIMITED presentó demanda de Acción de Incumplimiento el 11 de enero de 2017 en tanto Colombia a través de la SIC no estaría cumpliendo con aplicar los artículos 134 y 135 literales a), b) y h) de la Decisión 486.
Proceso 01-AI-2017 publicada el 04 de junio de 2019
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) señaló que una marca no tradicional puede obtener protección además de la distintividad adquirida, con una distintividad ab initio[4]. Asimismo, la prohibición del literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere a los siete colores fundamentales del arco iris[5]. En relación al requisito de la forma, el Tribunal señaló que exigir que la forma que delimita el color sea distintiva, implicaría un requisito no contemplado en la normativa andina lo cual desnaturalizaría la esencia de la marca de color[6].
Por tanto, el criterio jurídico aplicado por la SIC de Colombia se encuentra conforme a la normativa andina[7] y además acoge la interpretación auténtica de la norma realizada por el TJCA[8].
Voto disidente del Magistrado Hugo R. Gómez Apac
El Magistrado Hugo R. Gómez Apac señaló que el artículo 134 literal e) debe entenderse que tanto el color como la forma en conjunto deben ser distintivos, por lo cual no puede menospreciarse este último elemento, tal como se puede concluir del fundamento 4.5 de la Interpretación Prejudicial 232-IP-2016 del 11 de mayo de 2018[9]:
“Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad”
En tanto el criterio jurídico abstracto de la SIC de Colombia se fundamenta en que la obtención de registro una marca de color es que este sea únicamente distintivo y no la forma, entonces entra en contradicción con el criterio jurídico abstracto del TJCA, por lo cual existe incumplimiento de la norma andina por parte de Colombia. (…) el criterio jurídico de la parte demandada, al desdeñar la forma, en el fondo está sosteniendo el registro de un color aislado sin que haya distintividad adquirida, lo que viola flagrantemente la Decisión 486. Si no existe distintividad adquirida, y se desdeña la forma, se estaría registrando un color aislado en detrimento de los demás competidores[10].
Por tanto, señala el Magistrado Gómez, para que un color pueda ser registrado como marca existen 3 supuestos:
- Que se trate de una combinación de colores, con lo cual solo el color debe ser distintivo pues la norma no exige que se encuentre delimitado por una forma, de conformidad con el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486.
- Que se trate de un color delimitado por una forma específica, y vistos en conjunto, gocen de distintividad de conformidad con el Literal e) del Artículo 134 y Literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486.
- Que se trate de un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, pero que producto de su uso constante en el país miembro correspondiente ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los que se aplica[11].
Conclusiones
Si bien coincidimos con el criterio expuesto por el Magistrado Gómez, a continuación señalamos los requisitos para que una marca de color pueda acceder a registro conforme a la interpretación emitida por el TJCA:
- Una marca de color puede ser registrada siempre y cuando sea distintiva, se encuentre delimitada por una forma específica y no esté incursa en las prohibiciones absolutas de registro.
- Una marca de color tiene que estar delimintada por una forma específica, no obstante, la forma no tiene que ser un elemento distintivo. A pesar de ello, en su conjunto debe ser distintivo.
- Un marca de color puede ser registrada sin una forma específica que la delimite siempre y cuando la distintividad haya sido adquirida.
[1] Resolución No. 33206 del 27 de mayo de 2014.
[2] Resolución No. 1075 del 19 de enero de 2015.
[3] Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que un gran porcentaje de las personas encuestadas (77%) relacionan el color rosado ROSADO PANTONE (183C) con la gaseosa Manzana Postobón. No obstante, dichas pruebas no se analizaron desde el punto de vista del secondary meaning.
[4] Fundamento 132
[5] Fundamento 137
[6] Fundamento 140
[7] Fundamento 142
[8] Ver Proceso 111-IP-2009
[9] Es importante resaltar que mediante Interpretación Prejudicial Proceso 120-IP-2021, criterio jurídico interpretativo que constituye acto aclarado” se reafirma dicho fundamento emitido por el TJCA.
[10] Último párrafo del fundamento 4.23 del Voto disidente del Magistrado Gómez.
[11] Fundamento 4.19 del Voto disidente del Magistrado Gómez.