El artículo 52 de la Decisión 486(1) regula aquellos derechos de exclusión que tiene el titular de una patente. De este modo, cuando la patente reivindica un producto, el titular podrá impedir a un tercero, que no tenga su consentimiento, fabricar el producto; ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines. Cuando se trate de una patente que reivindica un procedimiento, el titular podrá impedir a un tercero emplear el procedimiento o ejecutar los actos indicados previamente respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento. 

Por otro lado, el artículo 238 de la Decisión 486, señala que el titular de una patente podrá iniciar una acción por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial inclusive cuando se trate de actos que manifiesten la inminencia de una infracción. 

Sobre el particular, el 10 de mayo de 2021, Bayer Healthcare LLC de Alemania interpuso una denuncia por infracción a sus Derechos de Propiedad Industrial contra Seven Pharma S.A.C. de Perú(2). Bayer como titular de patentes de procedimiento y producto de Sorafenib señaló que la empresa peruana al obtener el registro sanitario para la comercialización del producto SORAFENID, cuyo compuesto activo es sorafenib, tendría la intención de importar, ofrecer en venta y comercializar sorafenib. 

Primera instancia resolvió señalando que el registro sanitario no implica per se la constitución de una infracción de una patente debido a que no existe una disposición normativa que obligue al titular del registro sanitario a realizar los actos de comercialización después de acceder al registro(3). Inclusive, la obtención de un registro sanitario podría implicar poner a disposición del mercado un producto genérico tan pronto la patente caduque. 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó el sentido de la resolución de primera instancia(4). Adicionalmente, señaló que el trámite de registro de una marca que evoca el principio activo, órdenes de compra de distintas entidades públicas que probarían que la empresa se encuentra habilitada para contratar, que el proveedor del denunciado, empresa que viene elaborando sorafenib en la India en base a licencias obligatorias de invenciones desarrolladas por la denunciante, no implican en conjunto la inminencia de una infracción.


1 La Decisión 486 (Régimen Común de la Propiedad Industrial) de la Comunidad Andina contiene normas de obligatorio cumplimiento sobre la protección de la propiedad industrial para los países miembros de la CAN: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.
2 Denuncia tramitada en el Expediente N° 684-2021/DIN del INDECOPI.
3 Resolución N° 58-2022/CIN-INDECOPI.
4 Resolución N° 0017-2023/TPI-INDECOPI.