El artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que la solicitud de una patente se podrá modificar en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en más de una ocasión, ha interpretado los alcances del artículo 34 de la Decisión 486, en particular, la oportunidad para presentar una solicitud fraccionaria. El Tribunal Andino ha emitido, por lo menos, las siguientes interpretaciones prejudiciales: N° 102-IP-2014, N° 532-IP-2016 y N° 149-IP-2019.
En la interpretación prejudicial N° 102-IP-2014, el Tribunal Andino determinó lo siguiente:
El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo.
Por otro lado, en la interpretación prejudicial N° 532-IP-2016, el Tribunal Andino señaló:
(…) si la solicitud fraccionaria se presenta en término para interponer recursos, es decir, cuando el trámite no había concluido, la solicitud fue radicada oportunamente.
Finalmente, en la interpretación prejudicial N° 149-IP-2019 el Tribunal Andino determinó:
La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la Resolución que deje firme el mismo. Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar su solicitud fraccionaria a fin de que la oficina competente le brinde el trámite correspondiente y pueda tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos; es decir, cuando el trámite no había concluido, la solicitud fue presentada oportunamente. Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo. En caso de que la solicitud fraccionaria se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente.
Al respecto, el Tribunal Andino ha sido claro al señalar que un acto administrativo queda firme cuando no se interponen los recursos impugnativos correspondientes, o cuando interponiéndose, se emite posteriormente un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa. En tal sentido, la oportunidad de presentar una solicitud fraccionaria es cuando el trámite aún no ha concluido.
Sin embargo, podría argumentarse que ante la presentación de una solicitud fraccionaria dentro del plazo para presentar el recurso impugnativo correspondiente, la solicitud inicial tendría que mantenerse activa; en otras palabras, se condicionaría la concesión de una solicitud fraccionaria a la presentación del recurso impugnativo del expediente principal.
El caso AB Enzymes OY de Finlandia
El 21 de diciembre de 2006, AB Enzumes OY de Finlandia solicitó una patente de invención en Perú, reivindicando prioridades de fecha 22 de diciembre de 2015, la cual fue denegada en primera instancia administrativa. Dicha resolución fue notificada el 29 de septiembre de 2010, cuyo plazo para interponer recurso impugnativo vencía el 21 de octubre de 2010.
El 19 de octubre de 2010, AB Enzumes OY presentó solicitud fraccionaria requiriendo que se considere como fecha de presentación la del expediente principal (21 de diciembre de 2006). No obstante, la Oficina de Patentes no admitió a trámite la solicitud fraccionaria en tanto el expediente principal no se encontraba en trámite debido a que la resolución que la denegó quedó consentida.
AB Enzymes OY apeló, señalando que presentó la solicitud fraccionaria antes del vencimiento para interponer el recurso impugnativo correspondiente por lo cual habría cumplido con lo dispuesto por la normativa comunitaria. Asimismo, señaló que la Oficina de Patentes le exigía que interponga efectivamente un recurso impugnativo para que se concediese una solicitud fraccionaria cuando ello era irrazonable debido a que segunda instancia no admite la posibilidad de presentar un nuevo pliego de reivindicaciones. Si bien en principio, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que la presentación de una solicitud fraccionaria no debería estar condicionada a que efectivamente se haya presentado un recurso impugnativo en el expediente principal, posteriormente, declarando nulo su propio pronunciamiento, señaló que era necesario la presentación del mismo.
AB Enzymes presentó una acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal Andino la cual fue emitida en el Proceso N° 102-IP-2014. Posteriormente, La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda; y, en consecuencia, nula la Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual; señaló lo siguiente:
- El administrado puede presentar su solicitud fraccionaria con posterioridad a la expedición del acto administrativo de primera instancia, pero antes de que venza el plazo para que el acto administrativo quede firme.
- La solicitud fraccionaria es un pedido independiente que genera un incidente autónomo, éste no depende de que el administrado presente recurso impugnativo.
- El artículo 36 de la Decisión 486 no condiciona la aceptación de una solicitud divisional de patente a que la resolución de primera instancia sea impugnada ya que ambos trámites son independientes.
Finalmente, mediante Resolución N° 0517-2019/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó el pronunciamiento de la Oficina de Patentes y admitió a trámite la solicitud fraccionaria.